Principios básicos aplicables a las marcas

Ante todas las implicaciones económicas, no se puede dejar a un lado la protección y el fortalecimiento de la propiedad intelectual. En este sentido, es necesario registrar las marcas, y al momento de hacerlo debemos entender que nos podemos encontrar con marcas similares e idénticas en el mercado a pesar de los derechos de cada uno de sus titulares.

Esa coexistencia se explica desde el principio de especialidad de las marcas.

Principio de especialidad

Partiendo desde el inicio, las marcas están diseñadas para identificar e individualizar un producto o servicio. ¿A qué se refiere el principio de especialidad? Esto se refiere a que el registro de las marcas se otorga en relación con una descripción de productos y/o servicios específicos. Es decir, que al otorgarse un registro marcario, el Estado otorga protección para los productos o servicios para los cuales se concedió el registro.

Por esta razón, es posible la existencia y convivencia de marcas idénticas o semejantes para distinguir productos o servicios distintos y de distinto titular.

Esto nos lleva a concluir lo siguiente:

• Las marcas son independientes. Si una persona que ya tiene una marca registrada amplía la proyección de su negocio y pretende usarla para servicios o productos diferentes a los que protege dicho registro, necesariamente debe solicitar un nuevo registro para esos nuevos productos o servicios.
• Identifican productos y/o servicios diferentes. Por ejemplo, que una misma palabra esté registrada como marca por una empresa para servicios de turismo y también se registre por otra para medicamentos.

Límites al principio de especialidad

La notoriedad — condición que se atribuye a una marca cuando es ampliamente reconocida en un sector del mercado. Su ámbito de protección aumenta para prevenir que de su alto grado de recordación puedan surgir:

• en el público consumidor, asociaciones equívocas respecto del origen empresarial;
• en los competidores, un uso parasitario, es decir, un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria;
• un riesgo de dilución, referente al debilitamiento de su capacidad distintiva.

En este contexto, se rompe el principio de especialidad: la protección de la marca notoria registrada frente a otras solicitudes de marcas similares o idénticas no se limita a los productos y servicios para los que la misma fue registrada.

La vinculación entre productos y/o servicios — se produce cuando, aunque su descripción sea diferente, entre los mismos se pueda establecer una conexidad competitiva que pueda causar confusión en los consumidores. Para determinar esa conexidad, se analizan entre otros criterios:

• que los productos y servicios tengan los mismos canales de distribución, venta al público y promoción;
• que su uso pueda ser conjunto o complementario;
• que tengan la misma finalidad y naturaleza.

Principio de territorialidad

Otro principio fundamental dentro de la propiedad industrial y en especial de las marcas es el principio de territorialidad, que consiste en el alcance del derecho sobre la marca y no es más que el límite en el territorio en el cual se encuentra registrada y vigente la marca.

Esto significa que el empresario debe estar claro al momento de definir en qué países realizará sus registros, y adicionalmente implica que una vez cuente con los derechos debidamente reconocidos por cada país, realice todos los actos para asegurar el mantenimiento de los mismos.

En otras palabras, el principio de territorialidad se refiere a que la marca, según los lineamientos de registro, está protegida únicamente en el país en donde se solicita el registro y se concede el mismo. De querer registrar la marca en un país extranjero, habrá que presentar la solicitud en cada país donde se requiera gestionar dicho trámite.

Si bien la regla que rige en este sentido es la territorialidad, hay excepciones en las cuales se permite hacer extensivo un derecho sobre una marca en otro país, bien sea a través de acciones durante el proceso de registro (oposición) o a través de acciones de control posterior de conformidad con la ley nacional de cada Estado (nulidad, invalidación, cancelación, etc.).

Oposición Andina

La Comunidad Andina de Naciones, en su régimen especial de propiedad industrial, consagra uno de los sistemas más interesantes y efectivos a la hora de hacer valer derechos en alguno de los países que la componen (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú): la Oposición Andina.

Este mecanismo permite al titular de una marca registrada en cualquiera de estos países presentar una oposición contra una nueva solicitud realizada por un tercero, invocando el registro (o la solicitud) previa, siempre que se acredite el legítimo interés en el mercado a través de una solicitud de marca idéntica a la registrada.

En este caso se obtiene un gran resultado si se dan los supuestos en relación con la prioridad y la relación de clases, además por supuesto de la confusión entre los signos.

---

Para casos concretos sobre principio de especialidad, territorialidad u Oposición Andina aplicada a su marca, conversemos por WhatsApp.